Es usual entre mis clientes, típicamente prósperos empresarios latinoamericanos que buscan expandir sus negocios, indagar sobre la posibilidad de asegurar protección legal sobre la propiedad intelectual, particularmente marcaria, cuando traen con ellos sus modelos de negocio a los Estados Unidos.
Esto es especialmente palpable en el Sur de la Florida, canal de intercambio comercial indisputado entre Latinoamérica y los Estados Unidos, donde es muy frecuente ver productos, servicios o modelos de negocio procedentes de nuestra región, distinguidos con sus marcas comerciales originales.
De tal suerte que, bien se trate de establecer modelos de negocios en los Estados Unidos, o se trate de operaciones de exportación de bienes manufacturados en nuestra región, la protección de la propiedad marcaria bajo el ámbito legal de los Estados Unidos es una medida de gestión legal preventiva que todo empresario cauto debe tomar en consideración.
Antes que nada, debo referirme al “lugar-común” en cuanto a la necesidad de obtener asesoría profesional competente, es decir, un profesional legal, admitido en los Estados Unidos, a los efectos del apropiado diseño y ejecución de la estrategia legal para la protección de la propiedad marcaria. Si bien la mera presentación de una aplicación marcaria luce fácil, lo realmente difícil es que la misma llegue en forma exitosa a la emisión de un certificado de registro. En efecto, la estadística es del todo pública en cuanto a que el 55% de todas las aplicaciones marcarias a la Oficina Federal de Marcas y Patentes (USPTO por sus siglas en inglés) finalizan con un rechazo o con un proceso abandonado por no poder superar escollos surgidos en el proceso de registro. En tal supuesto, todo recurso de tiempo, dinero y esfuerzo queda del todo perdido, y la mera ilusión temporal de protección no pasa de ser mera “anestesia legal” con la consiguiente exposición (riesgo) legal de la propiedad marcaria.
Muchas variables deben ser tomadas en consideración y se deben distinguir distintos conceptos, como por ejemplo marcas denominativas, marcas figurativas y marcas mixtas, marcas genéricas, descriptivas, sugestivas, o arbitrarias (estas últimas las son las mejores), descripción de bienes y/o servicios bajo la clasificación internacional del Tratado de Niza, uso efectivo versus intención de uso, así como la estrategia a seguir con una o más aplicaciones simultaneas (a veces dividir las aplicaciones por clasificación internacional de bienes y servicios puede dar buenos resultados, o dividir las aplicaciones entre marcas denominativas y mixtas, para mayor protección de la identidad marcaria correspondiente.)
Con el tiempo, las marcas registradas en Estados Unidos pueden convertirse en el activo más valioso de una empresa, con derechos exclusivos para obtener ganancias.
Algunas preguntas (y sus respuestas básicas) sobre Marcas
1. ¿Qué es una marca comercial?
Una marca comercial puede ser cualquier palabra, frase, símbolo, diseño o combinación de elementos que identifique productos o servicios (Coca-Cola, la U de Uber, la K de Kodak, la F de Facebook, el caballito de Polo o el lagarto de Lacoste).
2. ¿Qué funciones cumple una marca comercial registrada?
Identifica bienes y/o servicios, dando protección legal para la marca, excluyendo de su uso a terceras personas o empresas y ayuda a proteger contra falsificación y fraude. El registro de una marca le da a su titular el derecho al uso exclusivo de la marca con respecto a los bienes o servicios abarcados en su registro.
3. ¿Qué es una marca registrada en USA?
Una marca (nombre o símbolo de un producto o servicio) que está registrada oficialmente en la USPTO. Una marca registrada puede usar el símbolo ® mostrando que la marca está oficialmente registrada en los Estados Unidos.
4. ¿Cómo registrar una marca en Estados Unidos?
Presentando la solicitud ante la USPTO para la marca, especificando, entre otras cosas, si la marca ya está en uso comercial o si tiene la intención de usar la marca en el futuro.
5. ¿Dónde se registra una marca comercial en USA?
En la USPTO. Si bien existen registros en cada uno de los estados de la unión, la protección de tales es muy limitada. En el mundo actual interconectado dejaron de ser prácticos estos registros estadales. La USPTO vigila las nuevas solicitudes de marcas registradas asegurándose de que no infrinjan en las marcas registradas existentes. Los funcionarios de la USPTO son conocidamente agudos y exigentes con las nuevas solicitudes, y son muy dados a emitir cartas de objeciones administrativas que deben ser contestadas por profesional del derecho dedicado al área. La USPTO rechazará cualquier solicitud que sea 1) confusamente similar a una previa y 2) que sea de la misma clase de marca registrada. Si alguien utiliza indebidamente una marca registrada puede presentar una demanda por infracción de marca comercial en una corte federal de los Estados Unidos.
6. ¿Cuánto dura el proceso para registro de una marca ante la USPTO?
El proceso de registrar una marca puede tardar entre 12 a 18 meses. El profesional legal a cargo del proceso debe hacer seguimiento y eventualmente estar es contacto con el funcionario revisor de la USPTO para atender las muy frecuentes cartas de objeciones administrativas, o hacer enmiendas a la peticiones, según sea conveniente.
7. Una vez registrada: ¿Cuánto dura la protección de una marca registrada ante la USPTO?
Una marca registrada puede durar para siempre (no expiran después de un periodo de tiempo determinado) pero tiene que ser renovada cada 10 años.
8. ¿Cómo saber si el nombre de la empresa ya está registrado en Estados Unidos?
Antes de presentar la solicitud de una marca puede buscarse en bases de datos de marcas registradas. Hay muchas variables a tal respecto: clasificaciones de bienes y servicios amparados por marcas preexistentes, condiciones de registrabilidad de la marca, pre-existencia de marcas que puedan inducir a confusión por parte del público consumidor, incluso similitudes fonéticas que a veces no son evidentes.
9. El registro en los Estados Unidos: ¿Es válido en el resto del mundo?
El registro en los Estados Unidos aplica en el país primordialmente. Pero una marca registrada en los Estados Unidos puede facilitar el registro a nivel internacional, pues los Estados Unidos es parte del “Protocolo de Madrid” que permite a los propietarios de marcas registradas de un país participante también extender la petición de registro a más de 90 países miembros. El primer paso para, desde los Estados Unidos, presentar una marca comercial utilizando el “Protocolo de Madrid” es registrar la marca en la USPTO.
José Mauricio Bello es abogado dedicado a operaciones comerciales, temas corporativos e inmigración basados en inversiones y negocios. Es abogado por doble titulación en la Universidad Católica Andrés Bello (1993) y NOVA Southeastern University, Florida (2009). Además es miembro de la Barra de Abogados de la Florida, admitido como Attorney and Counselor at Law por la Corte Suprema de Justicia de la Florida. Desde sus oficinas ubicada en el sur de la Florida (Miami – Broward) se dedica a asesorar y representar empresarios latinoamericanos.
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